2017530日,美国最高法院(美高院)就利盟与Impression Products专利诉讼一案作出了判决。判决结果称不论产品的首次销售发生在美国境内还是美国境外,首次销售发生后该产品的专利权即耗尽。由美高院首席法官Roberts签署的这一判决主要涉及打印机硒鼓等产品的销售问题。该判决结果在美高院几乎获得了全票通过,只有法官Ginsburg对这一结果保留意见,而其也只对产品的国际性销售这一问题的判决处理持有异议。

判决书中详细、明确地陈述道:

1.在美国出售的利盟‘硒鼓回收项目’下的打印机硒鼓在销售发生之后专利权即全部耗尽。专利所有人一旦决定卖掉一件产品,则不论该专利所有人打算对该产品施加何种专利保护性限制,该产品的专利权也将在销售发生之后耗尽。

2. 利盟也在海外销售打印机鼓粉盒。由 Impression Products公司将这些鼓粉盒空盒从打印机硒鼓购买者手中回收回来然后再次进口到美国。对于这些鼓粉盒,利盟不能以侵犯专利权为由对Impression Products进行起诉。商品在美国境外进行的授权销售和在美国境内进行的销售一样,一经发生即耗尽美国专利法案下的所有专利权。这一专利耗尽原则对美国产品在境外的海外销售也同样适用。”

该一判决结果无疑是通用耗材企业对利盟“prebate”硒鼓回收计划项目的一次完全胜利。通用打印耗材市场与利盟围绕“prebate”硒鼓回收计划引发的相关法律诉讼已持续了20多年。

国际成像技术委员会(I-ITC)也参与了这一案件以及此前的数个类似案件。I-ITC在该案以及其他几个案件中均提交了“法庭之友”文书,同时也为通用打印耗材企业在法庭上提供证词。一直以来,I-ITC都对通用打印耗材企业进行支持性研究,并且为通用打印耗材企业发声,维护行业利益。I-ITC一直在美国州立法院、联邦法院,甚至国际法院上为通用打印耗材行业争取公平合理的市场环境。

      如今,I-ITC所进行的艰苦工作终于获得了胜利。这意味着什么呢?我认为,这一结果有着诸多意义。

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原装打印耗材厂商以及其他打印耗材专利持有者(包括通用打印耗材厂商)现在能做什么呢?

 

很明显美高院会逐渐增加对专利权的限制

     对于十多年来不断被法庭削弱权力及权利的专利持有者而言,美高院的这一判决结果是又一次冲击。许多年前,专利持有者在每一次专利案中几乎都是“神”一般的存在,他们在法院判决中总是能够获胜。而美国联邦巡回上诉法院允许利用专利权或滥用专利权来打击竞争或保卫公共健康的做法更是助长了这一局面。事实上,专利权本不应该变成“武器”,但实际上打印耗材原装厂商(OEM)对于产品的每一个微小特征都想要申请专利,简直有不把美国专利商标局的“门槛踏破”不罢休的感觉。美国最高法院曾经也认可OEM对自身产品专利权的这些使用方式,直到最后公众发现OEM产品的专利权已经明显被滥用了。

规律使然,当良好而均衡的概念走向了极端,法律的钟摆就要开始往回摆。如今,美高院几乎是180度地转变了此前的立场。

2000年初,美高院开始听审大量专利法案件,起初专利法案件的负担全部都压在被起诉的侵权者身上。在过去几年中,美高院对专利案的判决结果都倾向于支持被告,这极大地挫败了专利权所有者的锐气。美国最高法院于今年五月三十日对利盟专利案作出的判决将这一趋势推向了高潮。

美国最高法院对专利耗尽的判决结果实际上是在美高院此前签发的限制产品专利所有者权利的数次判决基础上作出的。仅在美高院作出这一判决结果的几周前,美高院对产品专利所有者提出专利侵权诉讼的地点作出了新的限制。美高院最近减少了专利有效性、专利侵造成的损害及申请保全禁令的审理。正如Impression Products与台湾广达电脑一案的判决结果一样,美高院经常全体一致地推翻美国联邦巡回上诉法院的判决。

因而在2016年美国联邦巡回上诉法院全体法官联席听审Impression Products与利盟公司的专利诉讼案时,通用打印耗材行业受到“冷遇”就不奇怪了。很明显,在专利侵权诉讼案中,法官为维护产品专利持有者的利益付出了艰苦的努力。同时,法官们也“厌倦”了自身作出的判决结果一再被推翻这种情况。但是Impression Products与利盟专利诉讼案的判决结果毫无疑问将会步此前专利诉讼案的后尘。

 

打印耗材合约,尤其是许可证协议将会受到仔细审查

由于美国法律允许通过对出售后的专利产品的使用情况或再销售情况施加限制来避免专利权耗尽,很多公司在专利许可协议中加入了一些限制条件,以保留自身对产品的专利权。现在美高院推翻了这一立场,产品专利持有者必须努力进行调整。

此后在专利许可协议及销售合同中出现的保留产品专利权或售后限制的条款将会被彻底审查。这将会为撰写专利许可协议的律师带来许多额外工作,因为几乎在各种专利许可协议和销售合同中都有关于产品购买者该如何处置所购买的专利产品的各种限制。

这一判决结果也很有可能会改变许多正在审理的案件的判决进程。同时这也为目前被指控的“产品专利侵权被告们”创造了全新的辩护模式。现在他们可以以法律案件中的主要专利已因美国最高法院对利盟与Impression Products专利案的判决结果而耗尽为自己做未侵权辩护。在美高院作出首次销售发生后即耗尽专利权的判决结果之后出现的相关案件很可能最终都不会再予以立案,要么会很快结案。

 

商品定价策略将会被重新审视并有望出现许多变化

在美高院作出对利盟与Impression Products专利案的判决之后,专利持有者们将会满心急切地重新计算自身产品的收益流。在美高院作出这一判决前,对专利产品进行多重销售(获得多重收入)还是可能的。但现在专利持有者则必须从首次销售中剥离预想的其他所有收入。但是,许多行业尚未重新计算过收益流。

有一个著名的例子是这样的,利盟对于那些使用之后送回利盟进行“循环使用”的打印机硒鼓收费较低,而对那些没有回收限制的硒鼓则收费较高。因此,那些营销可再次使用或再填充类打印机硒鼓产品的市场营销者们将会调整这些产品的定价规则。

此外,不同地域产品的定价结构也将被重新评估。由于产品在海外首次销售后即会耗尽自身的专利权,因此如果企业家将这些产品从海外收购回来再运回本土进行销售的话,那么那些靠对海外市场上的专利产品收取少量专利费的公司也将无计可施。

 

该案判决结果为成像耗材市场带来的多重影响

首先,美高院对利盟与Impression Products专利案的判决结果很明显将会终结利盟的打印机硒鼓“归还”计划或“prebate”回收计划。但这一判决结果的影响并不局限于利盟的回收计划及首次销售发生在加拿大而后又被运回至美国进行再制造及销售的硒鼓空盒。

其次,打印管理服务合约属于许可协议。每一家涉及到营销和管理这些打印管理服务项目的公司都需要检查服务合约中是否仍然包含了那些已不再具有效力的限制性条款。

另外,美国打印机硒鼓再制造行业也将因此获利。使用过的打印机硒鼓现在可有多种来源,并且也都不涉及侵犯OEM的专利权。打印耗材再生商以及硒鼓空盒经纪公司从此也不再需要提供“全程监管”以此向再生商保证所使用的打印机硒鼓空盒未侵犯OEM的专利权。

今后由于来源不再受限制,打印机硒鼓空盒在市场上也将面临更多竞争,同时也能为再生打印耗材提供更多的空盒。这也意味着打印机硒鼓再生商以及销售再生打印机硒鼓的经销商们在理论上将能以更加具有竞争力的价格购买更多产品。与此同时,消费者也将能够以更加实惠的价格买到更多种类的打印机硒鼓。

那些打印机硒鼓的“新件”以及涉嫌侵犯OEM专利的“克隆”打印机硒鼓,将会面临当地再生打印机硒鼓带来的新一轮竞争压力。曾经笼罩在再生打印机硒鼓上方的专利侵权“阴云”被驱散了,但那些“仿冒”OEM的克隆打印机硒鼓仍旧面临着专利侵权被起诉的风险。涉嫌侵犯OEM专利权的全新通用打印机硒鼓依然会对进口商和经销商带来风险 ,目前来看未来也不会有任何法律诉讼会降低这一风险。

打印机硒鼓的再生商们以及通用打印耗材市场的经销商们的未来变得光明起来。但是这一最终判决结果对其他行业带来的影响尚需时日才能得以完全体现。在过去二十年里,通用打印耗材行业忍受了利盟一系列的的错误宣导(利用滥用专利权强化了通用耗材行业的恐慌、不确定性以及怀疑),美高院的这一判决结果显得弥足珍贵。这一胜利果实值得好好品味及对此加以利用。

(译:刘盛娟)


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