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2017年5月30日，美国最高法院（美高院）针对Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.（利盟国际）（“利盟专利案”）一案作出最终裁决。美高院在专利权耗尽（patent exhaustion）的问题上推翻了美国联邦巡回上诉法院（CAFC）的既往判例。美高院裁定，专利权人的产品一经合法售出，所销售产品的专利权即被耗尽，无论专利权人试图在销售地点方面施加任何限制。换言之，专利产品只要销售出去了，不管美国境内还是境外，专利权都将耗尽。同时最高法院还裁定，专利权人用售后限制条款来避免专利权耗尽的做法是无效的。

此判决一出，简直是对联邦巡回上诉法院判决的惊天逆转，产业界、法律界及实务界等都感觉耳目一新，为之一振。尤其是在产业界，打印耗材行业欢声一片，感觉再生行业似乎可以从此“一马平川”，美国似乎从此大开了“再生之门”。

结合我们对打印耗材行业多年技术、市场及专利等的持续观察、分析，就美高院对利盟专利案的判决，与大家分享几点看法：

一、 案情回顾

利盟为美国著名打印机厂商，其主要设计、制造和销售打印机及其相应的打印耗材，例如鼓粉盒（toner cartridge）等。当鼓粉盒内的碳粉用完时，可以重新填充碳粉并再次使用。这使得其他公司有机会从美国和国外的采购商那里获得空的利盟鼓粉盒，并将其重新填充碳粉，然后以较低的价格进行转售。

为了确保利润，利盟提供了两种销售方案给消费者。一种方案是以原价销售鼓粉盒，没有任何售后限制；另一种方案是推出鼓粉盒“回收计划”（Return Program 或 “Prebate” Program），鼓励消费者用完之后退回旧的鼓粉盒，以便让利盟进行填充翻新后再重新销售。通过该“回收计划”购买鼓粉盒的消费者能够获得一定的折扣，并且仍然可以拥有该鼓粉盒。但作为交换条件，消费者需要接受利盟所提出的“一次性使用”（single use）以及禁止将空盒转售给他人（no resale）的售后限制条款。也就是说，消费者不得在使用完毕后自行填充再利用，也不得将用完的鼓粉盒转售或转让给利盟以外的第三方。为了达到这种限制目的，利盟在每个参加“回收计划”的鼓粉盒中安装了控制芯片，以防止消费者重复使用。

本案的被告Impression Products公司直接向消费者回收使用过的鼓粉盒并在美国境内转售，然后利用第三方公司更换利盟安装在鼓粉盒中的芯片。Impression Products公司收购的鼓粉盒主要有两个来源：利盟在美国销售的“回收计划”鼓粉盒；利盟在海外销售的原价鼓粉盒和“回收计划”鼓粉盒。

利盟于2010年向美国俄亥俄州南区联邦地方法院控告Impression Products公司回收、填充、翻新并再次销售利盟鼓粉盒的行为侵犯了其鼓粉盒专利。该案涉及的产品有：T420; T620/622; T630/632/634; T640/642/644; T650/652/654/656; E120; E220; E230/232/234/238/240; E260; E320/322等；涉及的专利有：美国专利号：5,337,032; 5,634,169; 5,758,233; 5,768,661; 5,802,432; 5,875,378; 6,009,291; 6,078,771; 6,397,015; 6,459,876等。

在上述案件的一审中，案件主要的争论焦点在于：1）专利权耗尽应不应受到合同限制条款的约束？2）专利权耗尽是否只属于国内用尽，而非国际用尽？针对这两个问题，美国联邦地区法院在第一个问题上支持了被告Impression Products，认为售后限制条件不应该影响专利权耗尽的适用；在第二个问题上则站在了原告利盟这一边，认为专利权耗尽只属于国内耗尽，而非国际耗尽。

此后原告利盟提出上诉。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于2016年2月发布二审全院庭审判决（En Banc）。CAFC裁决认为，利盟专利产品于美国境外销售的情形，并不能导致利盟对该产品在美国境内耗尽专利权，当Impression Products对利盟的鼓粉盒进行翻新并进口和转售回美国时，利盟有权起诉Impression Products专利侵权；CAFC同时还裁定，利盟对“回收计划”鼓粉盒的授权销售及使用订立了特定限制或保留条款，可导致该销售产品不适用专利权耗尽原则，当Impression Products销售此类鼓粉盒时，利盟仍然可以起诉其专利侵权。

2016年12月，美国联邦最高法院同意了被告Impression Products对于本案的再审请求。经过审理，推翻了CAFC的上述两项裁定。最高法院裁决认为：（1）尽管专利权人利盟针对“回收计划”鼓粉盒的授权销售及使用订立了特定限制或保留条款（将专利产品的所有权进行转移的同时又特别规定产品使用或转售的售后限制措施），然而这并不能避免专利权用尽；（2）利盟专利产品于美国境外首次销售，等同于在美国境内的销售情形，同样导致了专利权耗尽，即专利权国际用尽（international exhaustion）。

二、 对企业、行业的影响

1.  对于再生行业而言，例如打印耗材的墨盒或鼓粉盒，比较困难的是如何获得这些使用过的空墨盒或鼓粉盒。之前美国对于这些空盒的要求是“first sold in US”（首次销售发生在美国），这对于再生企业来说，显然要求是非常高的。例如第一步要证明空盒是从美国回收来的。这一步需要很多证明，例如报关单、发票、回收提供商等的证明（例如来自学校、医院还是商店等）。再者，即便可以证明“first collected in US”（回收来的空盒来自美国），又要如何证明这些空盒的首次销售是发生在美国的呢？对于企业来说这种证明的负担可谓不堪重“负”；

2.  美高院的这个决定可以给企业大大松绑。由于可以不分国别地使用空盒，因而会使得空盒的价格降低，这无疑将降低再生产品的价格；

3.  美高院的这个决定不仅使再生行业的生产、贸易更加便利，也是消费者利益的一个有益维护，可让消费者得到更加实惠的替代产品的选择；

4.  美高院也提到了关于专利产品“resale”（再次销售）的限制约定在专利法项下无效，但可以用合同法来规制处理等；这也向专利权人（例如打印机的原装厂商等）给出了指引，或许打印机的原装厂商们可利用相关诉讼进行进一步印证。

在为“首次销售发生在美国”的要求终结及专利权“international exhaustion”（国际耗尽）叫好，认为美国大开了再生的“方便之门”的同时，我们也应该看到这个“国际耗尽原则”的基础在于其他地区的产品销售者仍然是美国同样的专利权人。如果上述权利人采取一些措施来分散权利，或转移权利，到时候是否属于专利权耗尽或国际耗尽等也需要通过一些案例来进一步明确。

我们之前处理过关于再生墨盒的CANON v. RA案。当时日本东京地方法院判决RA胜诉，东京高等法院判决CANON胜诉，直至上诉到日本最高院，合理的“修理”或不被允许的“再造”，“国内耗尽”还是“国际耗尽”的问题精彩纷呈，引人入胜；而本次Impression Products v. 利盟专利案与再生鼓粉盒相关，从联邦地方法院上诉到联邦巡回上诉法院，最后到美国最高院，一路峰回路转，荡气回肠。

2016年3月末，天威的部分再生鼓粉盒因涉嫌违反337-918调查案（“万向节”齿轮案）的普遍排除令，遭遇美国海关扣货。天威知识产权团队积极应对，准备好了美国海关要求的相关材料，如“First sold in US（首次销售发生在美国）”及“Permissible Repair（合理修理）”等相关的证明材料。天威提供的相关材料让美国海关相信天威的再生鼓粉盒并没有违反337-918调查案中的普遍排除令；很快2016年4月时美国海关就对天威的再生鼓粉盒予以了放行，天威产品成功突破了美国337调查案的屏障。当时珠海特区报、珠海电视台及南方都市报等都对此进行了广泛的报道。

这些案子都是与打印耗材相关的，可谓“小耗材、大IP”。从某种程度上而言，打印耗材的技术问题可能不是特别复杂，但IP问题却是丰富多彩，特别是再生的法律问题，更是复杂多变，极具挑战性。

本次美高院的判决也再次印证了司法没有绝对的对错，更多的是立场和导向；而立场和导向也有赖于企业、行业的深度研究和积极参与；本案中不少企业及行业的有识之士都为此做出了持续多年坚持不懈的努力。有时一些权利人可能也是游走在法律的边缘，只要企业努力，有理有据；行业齐心协力，积极争取，尊重游戏规则，特别是参与国际竞争，用好用活国际规则，就可以为企业、为行业赢得更大的空间、更好的平台。美国对“再生”的大门似乎初现“大开”的迹象？但再生问题除了“首次销售发生在美国”的问题之外，还有“permissible repair”（可允许的修理）或“impermissible reconstruction”（不被允许的再造）等问题，这些问题也是从事再生产品的生产、制造、销售、出口等企业必须要考虑的其他主要问题。

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